2022年8月9日,美国总统拜登签署了《2022年芯片与科学法案》,加大芯片产业投入,制衡中国芯片发展。紧接着10月7日,美国商务部工业和安全局(BIS)再出重拳,修订了《出口管理条例》(EAR),旨在切断中国获得高端芯片的渠道。可以预见,芯片产业的竞争将成为中美两国竞争的一个主要战场。其实,中美之间在芯片行业的竞争早已硝烟弥漫,典型案例之一就是中国科学院微电子研究所(简称“微电子所”)与英特尔公司之间的系列专利侵权纠纷案件。本文将通过对该案诉讼过程的回顾,对芯片行业专利侵权纠纷诉讼的特点进行分析和总结,以期对芯片行业的企业如何通过专利加强自身知识产权保护和风险防范有所启示。
一、微电子所与英特尔公司之间系列专利侵权纠纷案件概况
(1)FinFET专利
2018年2月,微电子所在北京市高级人民法院针对英特尔公司提起侵害发明专利权纠纷诉讼,被告为英特尔公司、戴尔(中国)有限公司和北京京东世纪信息技术有限公司。微电子所诉称英特尔公司酷睿(Core)系列处理器侵犯了其名为“半导体器件结构及其制作方法、及半导体鳍制作方法”的FinFET专利(专利号CN102956457A),要求英特尔公司停止侵权,赔偿至少2亿元人民币并承担诉讼费用,同时申请法院下达禁令,对“酷睿”产品实施禁售。
此时英特尔公司要面对的不止是天价专利侵权赔偿,更是酷睿系列处理器——这个几乎承载了英特尔公司最荣光岁月的产品系列——被禁售的可能性,或者被迫和解而必须付出的其他代价,这些当然都是英特尔公司不愿看到的,英特尔公司必须采取反制措施。随后英特尔公司分别在中国和美国对涉案专利以及涉案专利在美国申请的同族专利提起了无效宣告请求。
下面这张时间轴图反映了双方在中国就专利侵权和无效宣告请求展开较量的各个环节。
首先,英特尔公司在被起诉之后,很快向中国国家知识产权局(简称“国知局”)对FinFET专利提起无效宣告请求;2019年1月,国知局发布审查决定书,维持FinFET发明专利权有效。与此同时,英特尔公司先后两次向美国专利商标局提交申请,申请FinFET专利的美国同族专利无效,结果也全部被驳回。中国与美国的专利审查行政部门对英特尔公司就FinFET专利及其美国同族专利提出的无效宣告请求均予以驳回,无疑进一步证实了微电子所FinFET专利的稳定性。
英特尔公司并没有就此放弃,2020年1月其第二次向国知局对FinFET专利提起无效宣告请求,并提交了一份名称为“鳍式场效应晶体管及其制造方法”的专利(CN102768957A)作为新证据。2020年8月,国知局对本次无效宣告请求做出了审查决定,结果确实让人没有想到:其一,支持了英特尔公司提交的新证据和无效理由,最终裁定涉案专利权利要求8、10、14无效,英特尔公司在不断抗争的路上终于迎来了阶段性胜利;其二,作为新证据的专利(CN102768957A)居然是微电子所自己的一份专利,即英特尔公司用微电子所的一件在先专利部分无效掉了其在后的另一件专利。微电子所这么重要的一份专利被自己的专利所无效,尤其在双方就专利侵权诉讼争议损失赔偿金额这么大的情况下,确实令人倍感唏嘘。
接下来,英特尔公司乘胜追击。2020年12月其第三次向国知局提起了主张涉案专利权利要求1-7不具有创造性的无效宣告请求。2021年9月,国知局驳回了英特尔公司的请求,维持涉案专利权利要求1-7有效。
其实,在国知局第一次驳回英特尔公司的无效宣告请求之后,英特尔公司即在北京知识产权法院提起了对国知局的行政诉讼,请求撤销维持专利权有效的审查决定并重新作出审查决定。北京知识产权法院对该案进行审理后认为涉案专利具备新颖性和创造性,判决驳回了英特尔公司的诉讼请求。英特尔公司不服一审判决,上诉至最高人民法院,最高人民法院于2022年4月25日对该案开庭审理,但迟迟没有作出二审判决。
(2)MOSFET专利
除了FinFET专利诉讼外,2019年10月微电子所还向北京知识产权法院提起了针对英特尔公司的另一起侵害发明专利权纠纷诉讼,该涉案及微电子研究所拥有专利权的201010269260.0、名称为“半导体结构及其制造方法”的发明专利(“MOSFET专利”)。微电子所作为MOSFET专利的专利权人,经过对涉案侵权电脑中的Intel i3-8121U型号芯片与涉案专利权利要求进行分析比对,认为:该型号芯片落入涉案专利权利要求1-19的保护范围;英特尔公司、英特尔中国公司、英特尔公司北京分公司、北京数字中国有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司未经微电子所允许,使用涉案侵权芯片制造涉案侵权电脑,许诺销售和销售安装有涉案侵权芯片的涉案侵权电脑,其行为构成对涉案专利权的侵犯,依法应当承担相应的法律责任。
微电子所诉请:1.英特尔公司立即停止制造、销售落入MOSFET专利保护范围的Inteli3系列芯片,立即停止使用涉案侵权芯片制造英特尔公司NUC迷你电脑,并立即停止销售和许诺销售涉案侵权电脑;2.英特尔中国公司、英特尔公司北京分公司立即停止销售、许诺销售和帮助销售涉案侵权芯片和涉案侵权电脑;3.北京数字中国有限公司立即停止销售和许诺销售涉案侵权电脑;4.北京京东世纪信息技术有限公司立即停止销售和许诺销售涉案侵权电脑;5.该几家公司销毁所有库存涉案侵权芯片和库存涉案侵权电脑;6.英特尔公司及其中国公司、北京分公司连带赔偿微电子所经济损失及诉讼合理支出1000万元;7.判令几家公司承担本案诉讼费用。
英特尔中国公司在提交答辩状期间,对案件的管辖权提出异议,认为与英特尔中国公司相关的被诉侵权行为地不在北京市,鉴于英特尔中国公司的住所地位于上海市,故请求法院进行分案受理和审理,并将涉及英特尔中国公司有关的案件移送至上海知识产权法院审理。2021年5月北京知识产权法院作出裁定,驳回了英特尔中国公司的管辖权异议,英特尔中国公司于是上诉到最高人民法院,2021年11月最高人民法院驳回了英特尔中国公司的上诉,维持了原裁定,北京知识产权法院对本案拥有管辖权。此时,距离立案已经过去了两年多,仅仅解决了管辖权的程序问题,对英特尔公司是否侵犯微电子所的MOSFET专利、微电子所诉请的1000万元经济损失及诉讼合理支出是否能够得到支持等案件实体问题的审理尚未展开。
(3)案件结果
根据2022年9月底的最新消息,英特尔公司对外披露的财报显示,微电子所与英特尔公司已经签订一项保密协议,一揽子解决了所有未决诉讼争议。双方之间持续好几年的系列专利侵权诉讼、专利无效、行政诉讼案件全部定纷止争,也算划上了一个句号。
二、两公司专利侵权诉讼案件的分析和启示
1、多程序并存导致争议解决往往耗时较长
专利权人提起专利侵权纠纷之诉后,被控侵权人无论基于无效请求确有事实与理由还是推迟案件审理拖延程序的考虑,都很有可能提出无效宣告请求。国知局作出无效宣告审查决定后,不服的一方还可能提起行政诉讼,行政诉讼还可能出现一审、二审程序,而且被控侵权人还可能基于新的证据和理由重新提出无效宣告请求,因此,很容易出现专利侵权民事诉讼、无效宣告请求、行政诉讼三个程序案件并存的情况。由于无效宣告请求及相应行政诉讼期间,专利权是否有效尚未有定论,会造成最先提起的专利侵权诉讼一直处于中止状态,因此专利侵权纠纷之诉在程序上可能拖延很久,迟迟得不到审理。
2、侵权诉讼争议金额往往较大
前面提到的微电子所与英特尔公司之间围绕FinFET专利的专利侵权诉讼案件,微电子所向英特尔公司主张2亿元的损失赔偿。2018年美国德克萨斯州一家联邦地方法院审理的另一起FinFET相关专利侵权案中,陪审团裁定三星电子公司侵犯韩国科学技术院的专利,需向后者赔偿4亿美元。2021年美国德克萨斯州中部城市Waco的一家联邦地方法庭判决称英特尔公司侵犯了VLSI科技公司持有的两项专利,需向后者赔偿21.8亿美元(约合141.3亿人民币)。该笔赔偿几乎是英特尔公司2020年净利润的十分之一,也是美国历史上规模最大的专利侵权赔偿案之一。
3、专利作为重要的技术和法律文件,其稳定性至关重要
通过前述微电子所与英特尔公司专利之战的过程回顾,可以发现,微电子所的FinFET及其同族专利经受住了英特尔公司分别在中国、美国提起的无效宣告请求,尤其是在美国的两次无效宣告请求均被驳回。在中国提起的三次无效宣告请求中,只有一次被部分无效,总体上该FinFET专利的稳定性还是不错的,这也是英特尔公司之所以最终能与微电子所通过调解达成一揽子调解方案和保密协议的根本原因所在。
4、专利申请作为一项专业工作,其合理布局和撰写质量对于后续专利维权具有至关重要的作用
如前所述,微电子所的FinFET专利被英特尔公司部分无效所采用的新证据居然是微电子所自己的一件专利。该份新证据构成无效证据的理由在于其使涉案专利部分权利要求丧失了新颖性。具体来说,该新证据专利(CN102768957A)申请日为2011年5月6日,公开日为2012年11月7日,而涉案FinFET专利(CN102956457A)的申请日为2011年8月22日,也就是涉案专利申请日在新证据的专利申请日之后且在公开日之前,在该新证据专利的公开内容与涉案专利的权利要求相同或等同的情况下,其对涉案专利构成抵触申请,涉案专利的相应权利要求因缺乏新颖性而无效。涉案专利和新证据专利的对比表见表1。可见微电子所前后申请的两份专利没有很好地进行布局,导致在先申请的专利不当公开了在后申请专利的部分内容,从而使在后申请专利的权利要求被部分无效,而且被无效掉的是维权相对容易的产品权利要求(独立权利要求8及其从属权利要求),如果不是双方已经达成调解,被国知局维持有效的方法权利要求(独立权利要求1及其从属权利要求)的维权之路也注定不会轻松。
作为专利代理人,我们深知专利申请的合理布局和撰写质量的重要性,尤其是作为重要技术和法律文件的专利权利要求书,是后续可能出现的专利侵权诉讼以及无效宣告请求的重中之重,因此由专业且资深的专利代理人完成专利申请文件的合理布局和高质量撰写对于专利申请人有效保护自身发明创造成果、构建对竞争对手的技术壁垒、打击竞争对手的侵权行为、维护自身市场地位和商业利益具有非常重要的意义。虽然可能被说是“事后诸葛亮”,但还是忍不住想说,如果微电子所在提交新证据专利和涉案专利申请时能够在布局方面稍加调整,确保涉案专利不被自己的在先申请破坏新颖性,此案就会完全是另一幅景象。
表1 涉案专利和新证据专利的对比表
(详见德鸿律师事务所公众号)