德鸿说法
作者: 丁艺
发布时间: 2024-11-06
企业需防范专利发明人相关的权属风险
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根据我国《专利法》的规定,与专利相关的财产权归属于专利权人,而对于发明人或设计人个人而言,仅享有署名权以及获得奖励和报酬的权利。于是企业在专利申请阶段通常不太重视发明人的署名,甚至随意填写。例如,出于职称评定、维护关系等等原因,发明人中包括其他关联人员,甚至企业外的人员,有时还替代了真正的发明人,从而埋下了各种隐患。


‍‍近年来,随着知识产权的经济和市场价值逐渐提高,由“发明人”而引发的各种纠纷,尤其是权属纠纷呈明显上升趋势。涉及这方面的专利管理制度逐渐成为企业合规管理中必不可少的一环,甚至可能影响企业的上市进程,因此日益引起企业的重视。


与发明人相关的各种风险中,权属风险可能带来专利权易主的结果,所以本文主要围绕权属风险进行讨论,列示出与专利发明人相关的常见情境中的风险点,并且针对这些风险给出一些应对建议,供读者在实践中参考。


权属风险既存在于非职务发明之中,也存在于职务发明之中。职务发明和非职务发明的含义在《专利法》第六条中进行了限定(参见文后列示的重点法条)。以下就两种情况分别讨论:


·一、职务发明

主要法律法规为《专利法》第六条第1款和《专利法实施细则》第十二条。

职务发明的“发明人问题”带来的权属风险主要由于技术人员的流动而产生,就专利方面来说对于企业存在两方面的风险,一是员工离职后申请专利造成前雇主的技术流失及后续的经营风险(例如,技术秘密的泄露,由此导致的行业竞争,利润降低,甚至是专利侵权风险等),二是员工在入职新单位之后短时间内提交的专利申请可能引发的新旧雇主对该专利的权属纠纷及后续影响。以下通过几个案例来具体说明。


在(2020)最高法知民终590号的深圳市理邦精密仪器股份有限公司与广州万孚生物技术股份有限公司的专利申请权权属纠纷一案中[1],万孚公司的专利申请于2016年3月提交,而两名初始登记的发明人是2015年6月从理邦公司离职的。尽管万孚公司之后对发明人进行了变更,并辩称该二人不是实际发明人并且专利申请技术内容与其二人在理邦公司的工作内容无关,但是在对比该二人在理邦公司的工作内容与万孚公司的工作记录以及对变更之后的发明人的工作记录进行调查之后,法院没有采纳万孚公司的意见,并且认为专利申请系该二人在理邦公司的职务发明,因此专利申请权属于理邦公司。

在本案中,法院认为:“本案系专利申请权权属纠纷,专利申请权中职务发明创造的认定,只要是离职一年之内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造即可认定为职务发明创造,而无需两者技术特征一一对应、等同或由于被诉专利申请具有创新性而否定了相关性标准。”


在(2017)沪民终258号的赞南科技(上海)有限公司与上海克琴科技有限公司的专利申请权权属纠纷一案中[2],发明人于2011年6月从赞南公司离职,而专利申请日为2013年12月,距离其离职已超过两年。在逐一比较发明人在前雇主赞南公司任职期间的实验记录与专利申请的权利要求之后,二审法院支持了一审法院的结论,认为涉案专利申请技术方案的部分内容与发明人在赞南公司任职期间完成的技术方案相同,属于职务发明,因此判决发明的专利申请权归赞南公司与克琴公司共有。


在(2021)最高法知民终557号的青岛得众能源科技有限公司与陈某的专利权权属纠纷一案中[3],陈某从得众公司离职之后随即申请了发明专利,得众公司认为该专利属于职务发明,一审法院主要基于《聘用合同》和专利申请的时间节点等支持了得众公司的诉讼请求。但是二审法院认为虽然陈某为公司的总工程师,得众公司未能提交有效证据证明涉案专利研发与陈某的本职工作或者得众公司分配的任务相关,亦未提交证据证明其分配给陈某技术研发工作任务,因此撤销了一审判决,驳回了得众公司的诉讼请求。


评述

通过上述几个案例可以看出,《专利法实施细则》中对离职后做出发明创造的时间点(即1年)进行了规定,而这个时间点针对的是做出发明创造的时间,而不是专利申请日。由于这个时间点对于专利权属纠纷的结果非常重要,也经常作为企业要求员工承担竞业限制义务的期限。从上述的(2017)沪民终258号的案例来看,即便专利申请日在离职两年之后,前雇主也有机会拿回属于自己的一部分权利。而当面临专利权属纠纷时,企业需要证明的主要问题是:(1)列示的发明人是不是真正的发明人;(2)发明创造是否是职务发明;(3)如何要求发明人赔偿损失。而在提供这些证据时,企业内部对人员和研发的管理制度对权属纠纷的最终结果具有重大甚至决定性影响。对此,笔者给出以下几点建议:


1. 对员工入职、在职和离职进行全流程管理,包括(1)入职的背景调查,如竞业限制情况、之前的职务和研发内容、之前的保密义务等;(2)在职工作记录,如职责分配、各项目中的角色和能接触到的技术文献分级情况等;(3)离职交接工作和离职之后的追踪(核心技术人员或者管理人员),如离职时核实研发工作内容,确认其是否签署竞业禁止及保密协议等相关文件,调查离职之后参与的具体工作等。

2. 完善研发项目的管理制度,包括(1)立项制度和职责分配情况;(2)工作日志,实验记录,保证工作留痕;(3)项目中的职责变更和技术内容的变更记录;(4)技术资料的存取记录和分级访问等。

3. 完善企业技术秘密的管理制度,签订保密协议时,可以约定损失赔偿条款。

4. 建立合法有效的发明人填报制度和奖励及报酬制度,并且以合法程序告知员工。在制定奖励及报酬制度时可以细化到专利生命周期的不同阶段(如申请阶段、授权阶段、失效阶段)。

5. 如果计划进行专利的海外布局,尽量在发明人离职前完成必要法律文件的签署。


二、非职务发明


非职务发明创造,在没有约定的情况下,其专利权和专利申请权归于发明人,这是引起专利权权属纠纷的主要因素。常见的场景例如在进行技术咨询、合作或者委托开发过程中没有写明权利归属,或者在发明人列表中加入了非职务发明人(如其他领导、合作方人员等)。

在(2015)沪高民三(知)终字第19号的上海气动成套公司三分厂与吴某等的专利权权属纠纷一案中[4],尽管气动三分厂称每年一次性向吴某支付劳务费并且组织了产品试制,但是法院认为吴某与上海气动之间并非单位与员工之间的劳动关系,而是技术咨询和服务关系,并且在发明创造的技术方案完成之后,为技术方案提供验证、测试,或者根据技术方案试制产品,均不属于专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”的情况,因此没有认定职务发明,驳回了其诉讼请求。


在(2020)最高法知民终1258号的无锡乐尔科技有限公司、白某与江苏多维科技有限公司的专利权权属纠纷一案中[5],白某就职于兰州大学,是兰州大学与多维公司签订《技术开发(委托)合同》中的联系人,作为兰州大学的代表参与到兰州大学与多维公司的技术开发合作项目中;此外,白某个人与多维公司之间签订有《咨询服务合同》,其中未约定白某从事技术研发工作。法院认为白建民与多维公司之间工作关系的性质应当以约定优先,而根据约定,白建民与多维公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系,并且从双方实际所实施的行为来看,也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。在本案中,法院示出了判断职务发明的一般性原则,即职务发明的权属应归于单位的根本原因在于,产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。如果单位与发明人之间的关系,仅仅是一般的合作关系,发明人并未让渡对自己的劳动支配权,则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果,归属于该单位。第二,判断发明人与单位之间工作关系的性质,应当约定优先,在没有约定的情况下,才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。


除了上述案例中实际发明人不是本单位员工的情况之外,实践中还出现过以下情况:某研究所在与合作方合作过程中,出于项目申报的考虑,在发明人列表中加入了合作方的工作人员且其不是发明人,同时没有进行权属约定,导致在结束合作关系之后被合作方工作人员诉至法院要求作为专利权的共有人。


评述

(2015)沪高民三(知)终字第19号案例中发明人并不仅有吴某一人,发明人中的蔡某和陆某在气动三分厂有具体职务,但是由于气动三分厂没有提出相关的诉讼请求,因此法院仅就吴某是否属于职务发明给出了结论。在(2020)最高法知民终1258号中,涉案专利尽管不是白某在多维公司的职务发明,但是不能据此判断该专利不是职务发明,由于兰州大学没有参与到诉讼之中,因此法院的结论只针对多维公司的诉讼请求。无论如何,上述案例为企业在技术合作或者委托开发中避免权属风险提供了重要启示,即在发明人与企业之间没有劳动关系的情况下,签订协议来约定发明创造归属是非常必要的。


就上述问题,笔者给出如下几点建议:

1.企业在聘请技术顾问、离退休人员等个人做技术开发工作时,可以约定发明人与单位之间的工作性质为劳动关系或者临时工作关系,并且写明由企业提供物质技术条件,在开发过程中留存详细记录,由此使得上述工作落入职务发明的范畴。

2.如果是合作开发或者委托开发等情况,除了技术开发合同中的必备条款之外,企业在合同中约定权利的归属时需要详细约定技术成果的归属、区分申请专利的技术成果和技术秘密、专利申请权和专利权的归属、授权后维护专利有效性的义务、基于技术成果的后续研发成果的归属、是否可以无偿实施专利、是否可以优先受让专利,针对技术秘密的权利和义务等等。

3.在申请专利时,按照实际情况填报发明人,非本单位员工的发明人通过签订协议来防范风险。

4.双方约定合理的发明人奖励和报酬的支付义务和支付方式。


除了上述列举的情况,发明人署名不实、奖励和报酬没有约定或者约定不合理等也会为企业埋下隐患。由于篇幅所限,本文对此不再展开。总之,“发明人”的填写和变更不能随意为之,其背后需要有企业的管理制度特别是知识产权制度作为保障。对于技术型的创业企业,其专利价值对企业的发展有重大影响,因此尤其需要尽早建立相关的规范和制度,实现“发明人”与企业的利益平衡,使得专利价值得以充分发挥。 


附部分相关法条:

《专利法》第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

第八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。

第十五条 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。

第十六条第一款 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。


《专利法实施细则》

第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

第十三条 专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。


《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第四条 《民法典》第八百四十七条第二款所称“主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件”,包括职工在技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响;还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外:

  (一)对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;

  (二)在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

第五条 个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。

第六条 《民法典》第八百四十七条所称“职务技术成果的完成人”,第八百四十八条所称”完成技术成果的个人”,包括对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人,也即技术成果的发明人或者设计人。人民法院在对创造性贡献进行认定时,应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人,是作出创造性贡献的人。

提供资金、设备、材料、试验条件,进行组织管理,协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员,不属于职务技术成果的完成人、完成技术成果的个人。


脚注:

[1]最高院(2020)最高法知民终590号民事判决书

[2]上海高院(2017)沪民终258号民事判决书

[3]最高院(2021)最高法知民终557号民事判决书

[4]上海高院(2015)沪高民三(知)终字第19号民事判决书

[5]最高院(2020)最高法知民终1258号民事判决书

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