您当前的位置:德鸿律师事务所 >> 案例研究 >> 内容
尤尼宾德公司诉深圳万邦易可订专利侵权纠纷案
2016-5-6 10:13:16
【案例】专利权人尤尼宾德有限公司的专利被万邦公司侵权,但是万邦公司为规避侵权责任,生产并销售与涉案专利产品的两个组成部件交销售商或使用者自行组装即半成品,虽然本案最终由于取得了万邦公司生产销售的成品作为证据从而取得了专利侵权诉讼的胜利,但是中国目前专利制度中增加间接侵权的规定对保护专利权人的利益至关重要。
一、简要案情
原告:尤尼宾德有限公司
被告:深圳万邦易可订办公设备有限公司
受理法院:深圳市中级人民法院
承办律师:上海市邦信阳律师事务所北京分所  金铮律师  王茅律师(代理原告)
尤尼宾德有限公司(以下简称“尤尼宾德”)位于塞浦路斯尼科西亚,在全球装订行业享有盛誉,其产品远销世界100多个国家与地区,经过近25年的专业研究,原告研发出多项装订行业的发明创造,其中的“装订元件”,在世界上多个国家获得专利,在中国大陆也于1999年3月17日取得发明专利权,其专利号为93114430.2。
尤尼宾德93114430.2号专利的独立权利要求为:“装订元件,包括一个由一个或多个零件组成的实际上的夹子(2),背部(3),其中含有一个由硬热传导材料制成的元件(5),在背部(3)中装有适量的胶粘剂(4),该胶粘剂受热熔化,其特点在于夹子(2)至少部分地与所说的元件(5)的内部(6)相邻。”
尤尼宾德在市场上发现,深圳万邦易可订办公设备有限公司(以下简称“万邦”)正在大量生产和销售的钢脊热熔封套侵犯了上述原告的专利权。2003年12月,尤尼宾德原告授权上海市邦信阳律师事务所北京分所多次向被告发出律师函,要求被告停止侵权行为,但被告拒不承认侵权。
为收集被告侵权证据,2004年6月15日,受尤尼宾德委托,上海市邦信阳律师事务所北京分所委托调查员到被告处购买取得了被告生产的钢脊热熔封套等产品,然而,被告为逃避侵权责任,将热熔胶条与钢脊封套两个部件分开放置,虽然将热熔胶条放入钢脊封套背部后构成的产品的技术特征完全落入93114430.2号专利保护的范围,且被告销售的热熔胶条与钢脊封套两个部件除了组装成热熔封套外没有其他任何用途,但是分开放置的热熔胶条和钢脊封套完全不具备专利独立权利要求中的技术特征。
2004年10月19日,受原告委托,上海市邦信阳律师事务所北京分所再次委托调查员到被告处购买取得了被告生产的钢脊热熔封套等产品,此次购买到的钢脊热熔封套为成品,具备原告93114430.2号专利独立权利要求中的全部技术特征,被告生产、销售钢脊热熔封套的行为构成了对原告专利权的侵犯。根据上述证据,尤尼宾德公司获得了胜诉判决。
二、本案的争议焦点
本案是一起比较简单的专利侵权纠纷案件,但是涉及到专利侵权中的间接侵权问题。虽然在法院的判决书中对万邦生产的半成品是否构成侵权没有做出直接认定,但是办理此案过程中,在第一次公证购买取得半成品后,对该半成品是否构成侵权,是否可以据此要求万邦承担侵权责任,本所律师展开了深入的研究,并作出如下分析:
1.  上述半成品不构成直接侵犯专利权。
上述半成品中,由于夹子与胶条分开放置,就不含有胶条的夹子而言,由于其不具备上述专利的权利要求书中的独立权利要求中所述的全部特征,因此不构成直接侵犯专利权。
2.  上述半成品构成间接侵犯专利权。
上述半成品中,夹子与胶条虽然分开放置,但是根据万邦公司提供的使用方法,任何一位没有任何技术背景的人在不付出任何创造性劳动的情况下,将胶条装到夹子背部后组装而成的装订元件,完全覆盖了上述专利的权利要求书中的独立权利要求和若干项从属权利要求,应认定为侵权物,根据最高人民法院《关于贯彻执行<民法通则>若干问题的意见》[1]以及北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》[2],万邦生产出售半成品并提供使用方法的行为构成间接侵权,应承担侵权责任。
3.  关于间接侵权的法律规定及司法实践
关于专利间接侵权,目前中国法律法规中并无明文规定,仅有“共同侵权”的规定。但是,关于专利间接侵权的司法实践,有多起判例。根据本所收集最高人民法院知识产权庭法官及北京市高级人民法院知识产权庭法官的有关著作[3][4][5],目前司法实践中对专利间接侵权的认定与处理基本如下:
(1)  间接侵权成立的前提条件,包括两方面:
a.  有直接侵权行为存在;
b.  间接侵权人存在主观故意。
(2)  间接侵权诉讼的被告,通常是直接侵权人和间接侵权人,为共同被告。但如果只告间接侵权人,则需要提供证据证明直接侵权的存在。
(3)  间接侵权的表现形式,包括两种:
a.  出售专利产品或者用于使用专利方法的设备的一个主要零件,并且明知道这个主要零件是为了侵犯专利权而特别制造的,不具备除了侵犯专利权以外的其它用途,被称为“共同侵权”。
b.  积极引诱和教唆他人侵犯专利权,被称为“引诱侵权”。
(4)  间接侵权的责任。间接侵权应承担赔偿责任。
三、本案诉讼策略
基于以上分析,本所律师提出以下建议方案:
1.      为稳妥起见,再次公证购买成品,但存在风险即仍然买不到成品而只是半成品。
2.      为满足法规相关规定,人为构造直接侵权人,即将该半成品转让给一家文具经销商,由其组装成成品后零售,再收集该经销商销售侵权产品的证据。由于专利法规定[6],该公司亦不需要承担赔偿责任,只要它有发票能证明其是合法购买的产品。但是,该方案存在涉嫌“陷阱取证”的重大缺陷。
实际操作中,由于调查员与万邦公司密切沟通,最终成功地买到了侵权的成品,从而获得了胜诉判决。
四、关于本案的几点思考和启示
  中国建立专利制度只有二十余年,专利法几经修改,但是社会经济技术的发展又对专利法律提出了新的要求。目前我国专利法中欠缺对间接侵权的明确规定,北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》严格来讲应只对北京市各级法院审理的案件有指导意义,因此使得面对本案中专利侵权人规避法律的侵权行为,我们感到束手无策。因此,对现行专利法律法规做出补充,明确规定间接侵权这一法律概念对保护专利权人的利益至关重要。
作者:北京市德鸿律师事务所 金铮 律师
 
 
                      
 


[1]最高人民法院《关于贯彻执行<民法通则>若干问题的意见》
 
170.教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任。
  
[2]北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》
 
73、间接侵权,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。
 
74、间接侵权的对象仅限于专用品,而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件,或者方法专利的中间产品,构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分,并无其它用途。
 
75、对于一项产品专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件;对一项方法专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。
 
76、间接侵权人在主观上应当有诱导、怂恿、教唆他人直接侵犯他人专利权的故意。
 
77、行为人明知别人准备实施侵犯专利权的行为,仍为其提供侵权条件的,构成间接侵权。
 
78、间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件,没有直接侵权行为发生的情况下,不存在间接侵权。
 
79、发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任:
(1)该行为属于专利法第63条所述的不视为侵犯专利权的行为;
(2)该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。

[3] 程永顺主编《专利权纠纷案件法官点评》第48页,《兰州铁路局科学技术研究所、北京市海淀区海龙水处理设备厂诉北京跃特环保设备厂专利侵权纠纷案》,知识产权出版社,2003年第1版
 
[4] 程永顺、罗李华著《专利侵权判定》第86页,知识产权出版社,1998年第1版
 
[5] 蒋志培著《中国专利诉讼模式》
[6]《专利法》第六十三条
为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。
[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
Copyright © 2003-2007 DeHong law firm, All Rights Reserved
版权所有:北京德鸿律师事务所 ; 京ICP备12040578号
电子邮箱:office@dehonglawfirm.com
开发设计:视觉网络科技有限公司
地 址: 北京市北四环中路238号柏彦大厦1006室
邮 编: 100191
电 话: ( 086 ) 010 - 82335869 / 5870 / 5871
传 真: ( 086 ) 010 - 82335505